美 国 律 师 协 会 知 识 产 权 法 部 和 国 际 法 律 部 关 于 中 华 人 民 共 和 国 专 利 法 修 改 草 案 ( 征 求 意 见 稿 ) 的 联 合 意 见 书

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1 美 国 律 师 协 会 知 识 产 权 法 部 和 国 际 法 律 部 关 于 中 华 人 民 共 和 国 专 利 法 修 改 草 案 ( 征 求 意 见 稿 ) 的 联 合 意 见 书 2012 年 9 月 7 日 本 文 所 述 意 见 仅 代 表 美 国 律 师 协 会 (ABA) 知 识 产 权 法 部 和 国 际 法 律 部 的 意 见 文 中 的 评 论 内 容 未 经 美 国 律 师 协 会 代 表 大 会 或 美 国 律 师 协 会 理 事 会 批 准, 因 此 不 应 认 为 是 代 表 美 国 律 师 协 会 的 观 点 美 国 律 师 协 会 知 识 产 权 法 部 和 国 际 法 律 部 ( 以 下 统 称 为 本 部 ) 谨 以 本 联 合 意 见 书 回 应 国 家 知 识 产 权 局 ( 知 识 产 权 局 ) 于 2012 年 8 月 10 日 公 布 的 中 华 人 民 共 和 国 专 利 法 修 改 草 案 ( 征 求 意 见 稿 ) ( 以 下 简 称 修 改 草 案 ) * 本 部 共 计 拥 有 超 过 3 万 名 成 员 律 师 其 中, 多 数 成 员 的 工 作 地 点 在 美 利 坚 共 和 国, 但 也 有 相 当 数 量 的 成 员 曾 经 甚 至 现 在 仍 生 活 和 工 作 在 美 国 以 外 的 地 区, 包 括 中 国 本 部 的 成 员 具 备 美 国 和 全 球 各 地 知 识 产 权 法 领 域 的 丰 富 专 业 知 识 成 员 中 不 仅 包 括 来 自 于 企 业 法 律 部 的 律 师 和 法 学 院 的 教 职 员, 还 包 括 在 私 人 执 业 领 域 和 政 府 机 关 工 作 的 人 员 此 外, 许 多 非 美 国 律 师 也 同 样 以 协 会 成 员 身 份 活 跃 于 本 部 内, 贡 献 他 们 的 专 业 知 识 和 见 解 本 部 赞 同 修 改 草 案 的 起 草 者 所 遵 循 的 目 标, 即 对 中 国 专 利 法 进 行 修 订 和 扩 充, 加 强 专 利 权 的 可 执 行 力, 强 化 法 院 调 查 搜 集 证 据 的 职 能, 以 及 加 大 对 侵 权 和 假 冒 行 为 的 赔 偿 及 罚 款 力 度 本 部 很 高 兴 能 有 机 会 就 修 改 草 案 提 出 意 见, 以 协 助 中 国 政 府 实 现 上 述 目 标 本 部 此 次 提 出 的 意 见 是 基 于 本 部 成 员 在 美 国 和 其 他 地 区 的 知 识 产 权 和 国 际 商 业 法 领 域 所 积 累 的 丰 富 经 验 鉴 于 时 间 所 限, 意 见 本 身 难 以 做 到 全 面, 但 力 求 反 映 内 部 成 员 所 提 出 的 一 些 问 题 我 们 希 望 通 过 本 次 意 见, 能 够 协 助 知 识 产 权 局 对 修 改 草 案 进 行 评 议 我 们 期 待 将 来 有 机 会 提 交 进 一 步 的 意 见, 同 时 也 希 望 知 识 产 权 局 能 够 充 分 公 开 今 后 所 有 的 修 改 版 本, 并 允 许 公 众 进 行 评 议 * 征 求 意 见 的 通 知 公 布 在 知 识 产 权 局 网 站 : 本 次 意 见 书 的 起 草 工 作 由 Yee Wah Chin 和 Paula K. Davis 领 衔, 此 外 工 作 小 组 还 包 括 了 Tina M. Chappell Elizabeth Chien-Hale Mark A. Cohen Alexandra Darraby Johanna K. P. Dennis William T. Fryer III R. Reams Goodloe Jr. Meph Jia Gui Frederick Koenig Paul Jones Summer Miller Susan X. Ning Greg. S. Slater Gregory Voss 和 Aaron Wininger 意 见 是 基 于 修 改 草 案 的 非 正 式 翻 译 件 作 出 的 Page 1

2 总 体 意 见 本 部 非 常 赞 同 和 欣 赏 修 改 草 案 为 促 进 中 国 专 利 权 保 护 所 作 的 努 力 我 们 理 解, 本 次 修 改 旨 在 通 过 支 持 证 据 保 全 对 阻 碍 或 拒 绝 配 合 证 据 搜 集 行 为 予 以 威 慑 提 供 新 的 损 害 赔 偿 方 式 以 及 加 快 决 定 的 登 记 和 公 告 速 度, 从 而 达 到 提 高 专 利 权 可 执 行 性 的 目 的 然 而, 经 上 述 条 款 修 改 后 授 予 行 政 机 关 的 某 些 权 力, 例 如 证 据 保 全 和 决 定 损 害 赔 偿, 目 前 专 利 权 人 可 以 通 过 民 事 诉 讼 程 序 从 法 院 获 得 我 们 的 主 要 顾 虑 在 于, 这 些 由 法 院 掌 握 的 权 力 经 常 得 不 到 充 分 的 利 用 在 通 常 情 况 下, 如 果 法 院 能 够 恰 当 地 使 用 这 些 权 力, 专 利 权 的 可 执 行 性 就 能 得 到 极 大 的 提 高, 且 不 会 产 生 因 建 立 另 一 平 行 的 相 似 的 权 力 机 构 行 政 执 法 体 系 所 带 来 的 成 本 和 复 杂 问 题 本 部 从 根 本 上 支 持 中 国 专 利 执 法 的 进 步 我 们 认 为, 至 关 重 要 的 是 通 过 本 次 对 专 利 法 的 修 改, 能 够 澄 清 在 当 事 人 的 权 利 问 题 上 含 糊 不 清 的 规 定, 尤 其 是 关 于 当 事 人 提 起 诉 讼 和 提 出 上 诉 的 资 格 问 题, 以 及 新 的 赔 偿 条 款 的 范 围 问 题 此 外, 还 需 要 确 定 行 政 机 关 和 法 院 两 者 的 角 色 定 位, 以 及 两 者 之 间 的 相 互 关 系 和 当 事 人 在 两 个 体 系 内 所 分 别 享 有 的 权 利 本 部 支 持 向 法 院 提 供 更 多 的 资 源, 从 而 使 其 能 够 充 分 运 用 其 已 经 被 授 予 的 权 力, 包 括 允 许 法 院 有 更 多 的 时 间 审 查 和 审 理 上 诉 案 件, 提 供 更 多 的 资 源 以 确 保 证 据 保 全 及 证 据 搜 集 和 审 查 能 够 顺 利 地 进 行, 以 便 对 损 害 赔 偿 能 够 进 行 充 分 的 衡 量 鉴 于 法 院 已 经 被 授 予 了 相 关 权 力, 以 及 前 段 指 出 的 修 改 草 案 在 法 院 和 行 政 机 关 的 合 理 程 序 以 及 各 自 角 色 方 面 还 存 在 模 糊 之 处, 本 部 谨 此 建 议 对 草 案 的 修 改 内 容 采 取 谨 慎 的 态 度 在 未 经 进 一 步 澄 清 的 情 况 下, 这 些 修 改 的 内 容 可 能 会 给 中 国 专 利 执 法 水 平 的 提 高 设 置 更 大 的 障 碍 而 且, 目 前 尚 不 清 楚 修 改 草 案 赋 予 行 政 机 关 的 授 权 是 否 适 用 于 解 决 省 一 级 甚 至 国 家 一 级 的 专 利 纠 纷 下 文 针 对 修 改 草 案 中 特 定 条 款 所 作 的 评 述 表 达 了 本 部 对 某 些 特 定 问 题 的 关 注 其 中 引 用 的 草 案 条 款 将 用 斜 体 表 示 专 利 法 修 改 条 款 的 具 体 意 见 第 46 条 : 专 利 复 审 委 员 会 对 宣 告 专 利 权 无 效 的 请 求 应 当 及 时 审 查 和 作 出 决 定, 并 通 知 请 求 人 和 专 利 权 人 第 2 页

3 宣 告 专 利 权 无 效 或 者 维 持 专 利 权 的 决 定 作 出 后, 国 务 院 专 利 行 政 部 门 应 当 及 时 予 以 登 记 和 公 告 该 决 定 自 公 告 之 日 起 生 效 对 专 利 复 审 委 员 会 宣 告 专 利 权 无 效 或 者 维 持 专 利 权 的 决 定 不 服 的, 可 以 自 收 到 通 知 之 日 起 三 个 月 内 向 人 民 法 院 起 诉 人 民 法 院 应 当 通 知 无 效 宣 告 请 求 程 序 的 对 方 当 事 人 作 为 第 三 人 参 加 诉 讼 我 们 理 解, 第 46 条 的 修 改 是 为 了 减 少 无 效 宣 告 程 序 中 的 拖 延 现 象 决 定 的 及 时 登 记 和 公 告 可 以 避 免 当 事 人 在 提 起 诉 讼 前 经 历 漫 长 的 等 待, 从 而 加 快 诉 讼 进 程 然 而, 根 据 本 次 的 修 改, 无 效 宣 告 的 决 定 自 公 告 之 日 起 生 效, 使 之 较 原 规 定 体 现 出 更 强 的 终 局 性 这 可 能 会 鼓 励 当 事 人 在 随 后 的 起 诉 被 受 理 之 前 将 产 品 和 服 务 推 向 市 场 本 部 建 议 应 当 就 这 一 问 题 提 供 指 引, 明 确 如 果 专 利 权 在 诉 讼 过 程 中 得 到 支 持, 此 类 投 放 产 品 或 服 务 的 行 为 会 产 生 何 种 后 果 对 于 第 46 条 部 分 措 辞 的 进 一 步 的 澄 清, 将 有 助 于 评 估 本 次 修 改 是 否 确 实 能 够 在 实 践 中 减 少 拖 延 现 象 这 些 措 辞 包 括 :1) 及 时 予 以 登 记 和 公 告 : 自 决 定 作 出 之 日 起 到 登 记 和 公 告 之 间 最 多 可 以 隔 久?2) 决 定 生 效 的 公 告 之 日 与 专 利 复 审 委 员 会 通 知 请 求 人 和 专 利 权 人 之 日 相 差 多 长 时 间? 本 次 修 改 未 能 解 决 一 个 主 要 的 问 题, 即 法 院 本 应 独 立 审 查 专 利 复 审 委 员 会 所 受 理 的 无 效 宣 告 请 求, 但 却 极 少 判 决 推 翻 专 利 复 审 委 员 会 的 决 定 出 现 这 种 情 况 似 乎 是 由 于 法 院 已 经 因 大 量 的 案 件 而 不 堪 重 负, 难 以 有 充 足 的 时 间 去 审 查 案 件 因 此, 本 部 支 持 向 法 院 提 供 更 多 的 资 源, 使 其 能 够 充 分 利 用 已 经 获 得 的 授 权, 包 括 允 许 法 院 有 充 裕 的 时 间 和 资 源 审 查 和 审 理 起 诉 案 件, 确 保 专 利 复 审 委 员 会 的 决 定 是 正 确 的, 或 者 在 不 正 确 时 得 以 被 推 翻 1 本 部 曾 就 原 第 46 条 的 内 容 提 供 过 评 述 意 见, 在 一 定 程 度 上 有 助 于 解 决 关 于 该 问 题 的 顾 虑, 在 此 将 该 评 述 内 容 摘 录 如 下 : 本 部 建 议, 应 同 时 授 予 人 民 法 院 和 国 家 知 识 产 权 局 专 利 复 审 委 员 会 ( 专 利 复 审 委 ) 宣 告 专 利 无 效 的 权 力 具 体 来 说, 当 法 院 在 审 查 专 利 复 审 委 的 决 定 时, 应 有 权 (1) 推 翻 专 利 复 审 委 的 决 定 并 依 职 权 宣 告 专 利 无 效 ; 或 (2) 撤 销 专 利 复 审 1 随 附 2006 年 和 2008 年 本 部 针 对 修 改 草 案 所 提 供 的 联 合 意 见, 具 体 内 容 请 访 问 以 下 网 址 : NAL_10_16combined.authcheckdam.pdf. 第 3 页

4 委 的 决 定, 并 将 案 件 转 回 委 员 会 做 进 一 步 的 事 实 审 查 和 决 定 这 样 的 权 力 可 以 给 法 院 更 大 的 自 由 度, 更 迅 速 和 有 效 地 审 查 专 利 复 审 委 的 决 定 而 法 院 是 否 就 某 一 案 件 作 出 最 终 决 定 则 主 要 取 决 于 案 卷 中 是 否 对 案 情 有 良 好 的 记 录 讨 论 : 根 据 专 利 法 第 46 条, 专 利 复 审 委 负 责 审 查 宣 告 专 利 权 无 效 的 请 求 对 专 利 复 审 委 决 定 不 服 的, 可 以 向 人 民 法 院 起 诉, 无 效 宣 告 请 求 程 序 的 对 方 当 事 人 作 为 第 三 人 参 加 诉 讼 根 据 日 本 美 国 澳 大 利 亚 和 多 数 欧 洲 国 家 的 经 验, 启 动 诉 讼 程 序 的 当 事 人 是 原 无 效 宣 告 程 序 的 当 事 方, 即 请 求 人 和 专 利 权 人 因 此, 本 部 支 持 修 改 相 关 规 定, 使 针 对 专 利 无 效 决 定 提 起 的 诉 讼 程 序 中 的 当 事 人 为 原 无 效 宣 告 程 序 中 的 当 事 方 这 是 最 为 符 合 逻 辑 的 处 理 方 式, 因 为 诉 讼 本 身 就 是 双 方 当 事 人 争 议 的 继 续 但 同 时, 应 明 确 规 定 专 利 复 审 委 作 为 第 三 方 参 加 程 序 的 权 利 而 且, 专 利 复 审 委 还 应 有 权 在 被 申 请 人 撤 诉 时 继 续 进 行 诉 讼 在 这 一 程 序 中, 专 利 复 审 委 将 成 为 中 间 方 而 非 被 指 控 的 对 象, 且 同 样 可 以 在 法 院 要 求 时 表 达 自 己 的 观 点 根 据 目 前 的 司 法 实 践, 中 国 的 法 院 仅 有 权 就 专 利 复 审 委 所 做 决 定 的 有 效 性 作 出 判 决, 而 无 权 自 行 宣 告 专 利 权 无 效, 目 前 宣 告 专 利 无 效 仍 然 是 专 利 复 审 委 的 职 权 因 此, 如 果 法 院 认 定 专 利 复 审 委 的 决 定 有 错 误, 该 项 专 利 权 应 当 被 宣 告 无 效, 案 件 就 会 发 回 专 利 复 审 委, 由 其 处 理 无 效 宣 告 事 宜 这 一 流 程 拖 延 了 法 院 判 决 的 执 行, 如 果 法 院 有 权 宣 告 专 利 无 效, 则 程 序 将 会 变 得 更 为 迅 速 有 效 本 部 希 望 知 识 产 权 局 能 考 虑 将 宣 告 专 利 无 效 的 权 力 更 均 衡 地 分 配 给 行 政 机 关 和 人 民 法 院 或 者 至 少 在 侵 权 案 件 中, 如 果 有 证 据 清 晰 确 凿 地 说 明 请 求 保 护 的 发 明 早 已 为 现 有 技 术 所 披 露, 法 院 应 当 有 权 就 专 利 的 有 效 性 和 可 执 行 性 发 表 意 见 这 将 显 著 的 减 少 滥 诉 的 现 象, 特 别 是 减 少 与 那 些 如 果 经 过 实 质 性 审 查 就 不 会 被 授 权 的 外 观 设 计 和 实 用 新 型 专 利 有 关 的 诉 讼 纠 纷 我 们 理 解, 对 于 允 许 司 法 部 门 更 多 的 介 入 专 利 有 效 性 的 纠 纷 中, 还 需 要 专 利 法 以 外 的 立 法 变 动, 同 时 我 们 也 认 识 到 采 纳 我 们 的 建 议 就 需 要 向 司 法 部 门 分 配 更 多 的 更 充 分 的 资 源, 从 而 确 保 法 官 能 够 掌 握 足 够 的 技 术 和 法 律 信 息 以 便 作 出 公 正 的 判 决 第 47 条 : 宣 告 无 效 的 专 利 权 视 为 自 始 即 不 存 在 宣 告 专 利 权 无 效 的 决 定, 对 在 宣 告 专 利 权 无 效 前 人 民 法 院 作 出 并 已 执 行 的 专 利 侵 权 的 判 决 调 解 书, 已 经 履 行 或 者 强 制 执 行 的 专 利 侵 权 纠 纷 处 理 处 罚 决 定, 以 及 已 经 履 第 4 页

5 行 的 专 利 实 施 许 可 合 同 和 专 利 权 转 让 合 同, 不 具 有 追 溯 力 但 是 因 专 利 权 人 的 恶 意 给 他 人 造 成 的 损 失, 应 当 给 予 赔 偿 依 照 前 款 规 定 不 返 还 专 利 侵 权 赔 偿 金 专 利 使 用 费 专 利 权 转 让 费, 明 显 违 反 公 平 原 则 的, 应 当 全 部 或 者 部 分 返 还 本 部 建 议, 此 处 第 47 条 第 2 款 新 增 的 处 罚 决 定 这 一 表 述 应 予 以 澄 清 这 一 表 述 是 否 包 含 补 偿 性 损 害 赔 偿, 惩 罚 性 损 害 赔 偿 罚 款 专 利 使 用 费 和 / 或 其 他 形 式 的 处 罚? 此 外, 第 47 条 的 内 容 总 体 上 比 较 模 糊 第 2 款 规 定, 宣 告 专 利 权 无 效 的 决 定 不 具 有 追 溯 力 然 而, 对 于 任 意 特 定 的 专 利, 可 能 发 生 多 次 无 效 宣 告 程 序 假 设 说, 规 定 中 所 指 的 无 效 决 定 是 根 据 第 三 次 无 效 宣 告 请 求 作 出 的 而 在 第 一 次 无 效 程 序 中, 专 利 权 得 到 法 院 支 持, 并 且 侵 权 的 损 害 赔 偿 也 支 付 给 了 专 利 权 人 ; 在 第 二 次 无 效 程 序 中, 专 利 权 得 到 法 院 支 持, 同 时 法 院 要 求 支 付 合 理 的 专 利 权 使 用 费 而 在 这 第 三 次 无 效 程 序 中, 专 利 被 法 院 认 定 为 无 效 根 据 第 2 款 的 规 定, 对 于 已 经 作 出 的 判 决 或 处 罚 决 定 不 具 有 追 溯 力, 这 似 乎 就 意 味 着 损 害 赔 偿 和 专 利 使 用 费 无 须 再 返 还 给 原 先 支 付 这 部 分 费 用 的 无 效 请 求 人 然 而, 该 条 第 3 款 规 定, 不 返 还 相 关 费 用 明 显 违 反 公 平 原 则, 且 应 当 全 部 或 者 部 分 返 还 这 些 规 定 的 具 体 含 义 以 及 其 与 第 2 款 之 间 的 关 系 是 不 明 确 的 第 47 条 中 的 这 一 不 明 确 之 处 应 当 得 到 澄 清 第 60 条 : 未 经 专 利 权 人 许 可, 实 施 其 专 利, 即 侵 犯 其 专 利 权, 引 起 纠 纷 的, 由 当 事 人 协 商 解 决 ; 不 愿 协 商 或 者 协 商 不 成 的, 专 利 权 人 或 者 利 害 关 系 人 可 以 向 人 民 法 院 起 诉, 也 可 以 请 求 管 理 专 利 工 作 的 部 门 处 理 管 理 专 利 工 作 的 部 门 处 理 时, 认 定 侵 权 行 为 成 立 的, 可 以 责 令 侵 权 人 立 即 停 止 侵 权 行 为 赔 偿 损 失 ; 当 事 人 不 服 的, 可 以 自 收 到 处 理 通 知 之 日 起 十 五 日 内 依 照 中 华 人 民 共 和 国 行 政 诉 讼 法 向 人 民 法 院 起 诉 ; 侵 权 人 期 满 不 起 诉 又 不 停 止 侵 权 行 为 的, 管 理 专 利 工 作 的 部 门 可 以 申 请 人 民 法 院 强 制 执 行 对 涉 嫌 扰 乱 市 场 秩 序 的 专 利 侵 权 行 为, 管 理 专 利 工 作 的 部 门 有 权 依 法 查 处 ; 在 全 国 有 重 大 影 响 的, 由 国 务 院 专 利 行 政 部 门 组 织 查 处 管 理 专 利 工 作 的 部 门 认 定 侵 权 行 为 成 立 且 扰 乱 市 场 秩 序 的, 责 令 停 止 侵 权 行 为, 没 收 违 法 所 得, 并 可 没 收 销 毁 侵 权 产 品 或 者 用 于 实 施 侵 权 行 为 的 专 用 设 备, 并 处 违 法 所 得 四 倍 以 下 的 罚 款, 没 有 违 法 所 得 或 者 违 法 所 得 难 以 计 算 的, 可 以 处 二 十 万 元 以 下 的 罚 款 第 5 页

6 宣 告 专 利 权 无 效 或 者 维 持 专 利 权 的 决 定 生 效 后, 管 理 专 利 工 作 的 部 门 和 人 民 法 院 应 当 根 据 该 决 定 及 时 审 理 处 理 专 利 侵 权 纠 纷 经 修 改 的 第 60 条 新 增 了 行 政 手 段 作 为 获 得 损 害 赔 偿 的 途 径, 原 本 此 处 仅 设 置 了 司 法 职 权 内 的 民 事 诉 讼 程 序 尽 管 同 时 设 置 司 法 和 行 政 两 条 平 行 的 救 济 途 径 可 以 为 专 利 权 人 提 供 寻 求 损 害 赔 偿 的 第 二 次 机 会, 但 也 可 能 会 导 致 混 乱, 尤 其 是 在 行 政 机 关 和 法 院 的 相 互 关 系 方 面 本 次 修 改 似 乎 是 赋 予 了 行 政 机 关 部 分 民 事 方 面 的 决 定 权, 或 至 少 是 准 民 事 决 定 权 由 于 该 行 政 手 段 的 规 定 是 一 项 新 内 容, 界 定 该 手 段 的 合 理 使 用 方 法 的 许 多 程 序 方 面 的 法 律 法 规 和 指 南 都 还 尚 未 出 台 下 文 将 着 重 阐 述 这 一 行 政 手 段 中 尚 存 歧 义 以 及 未 明 确 界 定 的 方 面 第 60 条 第 2 款 的 规 定 中 加 入 了 赔 偿 损 失 这 一 表 述 但 是, 损 失 的 具 体 定 义 和 计 算 方 式 并 未 被 规 定 目 前 也 并 无 供 行 政 执 法 人 员 用 于 确 定 具 体 损 失 数 额 的 参 考 标 准 和 参 考 来 源 该 损 失 的 计 算 是 否 类 似 于 被 修 改 的 第 65 条 中 描 述 的 计 算 方 式? 如 果 是 的 话, 知 识 产 权 局 可 以 考 虑 在 第 60 条 内 加 入 引 用 第 65 条 中 的 计 算 方 法 的 条 款 本 部 建 议, 为 增 强 本 次 修 改 后 内 容 的 确 定 性, 最 好 能 在 本 次 修 改 中 就 对 损 害 赔 偿 的 计 算 方 法 作 出 规 定, 而 不 是 等 知 识 产 权 局 此 后 在 规 章 中 另 行 公 布 计 算 方 法 此 外, 第 2 款 并 未 明 确 哪 一 方 的 损 失 将 获 得 赔 偿 是 否 此 处 所 指 的 是 专 利 权 人 或 任 何 具 备 诉 讼 资 格 的 人 ( 例 如 独 家 被 许 可 人 ) 的 损 失? 本 部 建 议 对 这 点 应 予 以 澄 清 第 3 款 第 1 句 话 授 权 管 理 专 利 工 作 的 部 门 依 法 查 处 涉 嫌 扰 乱 市 场 秩 序 的 专 利 侵 权 行 为, 这 样 的 表 述 比 较 宽 泛 此 处 并 未 就 涉 嫌 扰 乱 市 场 秩 序 给 出 明 确 的 定 义 尽 管 本 法 中 常 用 此 类 的 表 述, 但 其 内 容 仍 比 较 模 糊, 并 可 能 因 此 而 导 致 滥 用 涉 嫌 扰 乱 市 场 秩 序 是 否 为 适 用 该 条 的 必 要 条 件 之 一, 即 属 于 该 条 设 置 的 额 外 的 证 明 障 碍? 如 果 是, 原 告 应 如 何 证 明 构 成 了 对 市 场 秩 序 的 扰 乱? 本 部 建 议 对 该 条 款 进 行 扩 充, 列 举 一 些 构 成 扰 乱 的 特 定 行 为, 或 至 少 说 明 知 识 产 权 局 将 就 该 问 题 发 布 指 引 如 果 市 场 秩 序 的 扰 乱 并 非 需 要 额 外 证 明 的 要 素, 那 在 该 条 是 否 还 有 必 要 使 用 这 一 表 述? 是 否 此 处 所 指 的 是 假 冒 专 利 的 犯 罪 行 为? 或 者, 此 处 所 指 的 是 劣 质 产 品 或 消 费 者 保 护? 为 何 行 政 机 关 受 这 一 条 款 的 约 束, 并 且 其 如 何 受 到 该 条 的 约 束? 第 6 页

7 此 外, 第 4 款 规 定, 应 及 时 处 理 专 利 侵 权 纠 纷, 但 同 样 并 未 就 何 谓 及 时 给 出 定 义 或 指 引 虽 然 这 一 表 述 同 样 可 能 是 本 法 中 所 常 用 的, 但 其 含 义 依 旧 模 糊 本 部 建 议 就 这 一 表 述 具 体 所 指 的 时 间 点 作 出 解 释 第 3 款 规 定 对 扰 乱 市 场 秩 序 的 侵 权 行 为 处 以 罚 款 鉴 于 修 改 草 案 中 所 规 定 的 新 的 行 政 角 色 仍 不 明 晰, 本 部 对 此 处 授 予 行 政 机 关 课 以 罚 款 的 权 力 表 示 特 别 的 关 注 条 文 中 没 有 解 释 如 何 计 算 违 法 所 得 或 何 种 情 形 可 以 构 成 违 法 所 得 难 以 计 算 在 将 此 类 所 得 与 被 侵 犯 的 专 利 的 价 值 之 间 挂 钩 时 需 要 谨 慎 地 处 理, 确 定 被 指 控 的 产 品 中 具 体 由 该 专 利 带 来 的 经 济 价 值 的 多 寡 证 据 搜 集 ( 如 第 61 条 规 定 的 证 据 搜 集 手 段 ) 可 以 有 效 地 确 定 产 品 中 与 被 侵 犯 的 专 利 有 关 的 那 部 分 经 济 价 值 举 例 而 言, 如 果 受 到 侵 害 的 专 利 涉 及 一 种 化 合 物, 则 该 专 利 为 产 品 贡 献 了 主 要 的 经 济 价 值, 因 为 产 品 其 实 就 是 化 合 物 本 身 而 在 另 一 些 情 况 下, 受 侵 害 的 专 利 可 能 仅 仅 贡 献 了 产 品 中 极 小 部 分 的 经 济 价 值 ( 该 产 品 可 能 同 时 包 含 有 几 十 或 数 百 种 专 利 技 术 或 非 专 利 技 术 ) 在 后 一 种 情 况 下, 如 果 罚 没 全 部 ( 或 即 使 是 实 质 部 分 ) 的 获 利 是 不 恰 当 的, 更 好 的 做 法 应 该 是 罚 没 获 利 中 直 接 与 受 侵 权 专 利 相 关 的 经 济 价 值 如 果 难 以 作 出 细 分, 与 其 试 图 计 算 所 谓 的 违 法 所 得, 不 如 利 用 第 61 条 中 所 规 定 的 证 据 调 查 手 段, 综 合 考 虑 产 品 的 知 识 产 权 以 及 其 他 经 济 要 素 的 总 价 值, 计 算 与 其 相 关 的 被 侵 犯 专 利 的 价 值 经 修 改 的 第 60 条 规 定, 行 政 机 关 有 权 处 以 违 法 所 得 四 倍 以 下 的 罚 款, 这 更 加 引 发 了 人 们 对 于 损 害 赔 偿 额 过 高 的 担 忧 过 高 的 损 害 赔 偿 在 中 国 的 小 型 企 业 中 是 一 个 非 常 突 出 的 问 题, 赔 偿 过 高 可 能 会 损 害 其 创 新 的 积 极 性 此 外, 第 60 条 还 引 发 了 行 政 程 序 方 面 的 问 题 该 条 对 专 利 行 政 行 为 作 出 了 巨 大 的 改 变 过 去, 行 政 机 关 只 能 对 专 利 侵 权 人 课 以 罚 款 和 / 或 责 令 停 止 侵 权 行 为 而 经 修 改 的 第 60 条 则 赋 予 了 行 政 机 关 要 求 专 利 侵 权 人 赔 偿 损 失 的 权 力 这 可 能 引 发 以 下 潜 在 的 行 政 程 序 法 律 问 题 : 如 果 请 求 人 对 损 害 赔 偿 额 度 不 满 意, 其 是 否 有 资 格 针 对 行 政 机 关 的 决 定 向 法 院 起 诉? 如 果 其 有 资 格 提 起 诉 讼, 其 是 否 可 以 请 求 法 院 变 更 损 害 赔 偿 的 金 额? 如 果 原 告 不 得 请 求 法 院 变 更 损 害 赔 偿 的 金 额, 其 是 否 有 权 诉 请 法 院 撤 销 行 政 机 关 的 决 定? 如 果 原 告 无 法 挑 战 行 政 机 关 的 决 定 ( 无 论 因 为 何 种 原 因 ), 其 是 否 还 有 其 他 渠 道 寻 求 法 律 赔 偿? 行 政 机 关 的 决 定 是 否 会 排 除 其 进 一 步 在 法 院 起 诉 专 利 侵 权 人 的 可 能? 同 样 的 问 题 在 被 控 的 专 利 侵 权 人 不 满 行 政 机 关 所 作 的 损 害 赔 偿 决 定 的 情 况 下 也 会 发 生 第 7 页

8 而 且, 如 果 任 何 当 事 人 不 接 受 行 政 机 关 认 定 的 损 害 赔 偿 额, 其 提 起 诉 讼 的 程 序 也 同 样 令 人 困 惑 尤 其 是, 根 据 本 条 的 规 定, 请 求 人 可 能 会 失 去 获 得 更 大 额 度 损 害 赔 偿 的 机 会 对 于 专 利 权 人 而 言, 能 够 确 定 还 有 下 一 步 的 法 律 救 济 渠 道 至 关 重 要 本 部 注 意 到, 在 实 践 中, 行 政 机 关 作 出 的 处 罚 数 额 往 往 非 常 低, 因 而 有 可 能 行 政 机 关 决 定 的 损 害 赔 偿 额 也 会 很 低 因 此, 为 了 更 好 的 保 护 专 利 权 人 的 利 益, 他 / 她 应 当 有 权 利 要 求 行 政 机 关 仅 作 出 责 令 停 止 侵 权 行 为 和 对 侵 权 人 处 以 罚 款 的 命 令, 而 把 损 害 赔 偿 额 问 题 留 给 法 院 决 定 也 就 是 说, 专 利 权 人 应 当 有 权 控 制 行 政 行 为 的 范 围, 例 如, 要 求 行 政 机 关 不 对 损 害 赔 偿 额 问 题 作 出 决 定 经 修 改 的 第 60 条 并 未 明 确 授 予 专 利 权 人 此 项 权 力, 只 是 规 定 管 理 专 利 工 作 的 部 门 处 理 时, 认 定 侵 权 行 为 成 立 的, 可 以 责 令 侵 权 人 立 即 停 止 侵 权 行 为 赔 偿 损 失 当 提 出 投 诉 请 求 时, 如 果 请 求 人 并 未 要 求 行 政 机 关 就 损 害 赔 偿 作 出 决 定, 行 政 执 法 人 员 是 否 有 权 自 行 决 定 专 利 侵 权 人 应 当 作 出 损 害 赔 偿? 另 一 个 尚 待 解 决 的 程 序 问 题 是 将 某 地 方 行 政 决 定 适 用 于 其 他 地 理 区 域 的 可 能 性 知 识 产 权 侵 权 行 为 通 常 会 发 生 在 某 个 地 理 区 域 内, 而 其 地 理 范 围 可 能 远 大 于 相 关 行 政 机 关 的 管 辖 范 围 例 如, 某 行 政 决 定 所 依 据 的 可 能 是 请 求 人 在 多 个 城 市 所 遭 受 的 损 失, 又 或 者 请 求 人 的 损 失 发 生 在 某 一 区 域, 而 侵 权 人 的 核 心 资 产 则 位 于 另 一 个 地 区 上 述 决 定 的 可 执 行 性 应 当 如 何 确 定 呢? 如 果 所 有 上 述 问 题 都 能 得 到 妥 善 解 决, 同 时 最 终 版 本 的 法 律 条 文 中 包 括 了 授 权 行 政 机 关 对 补 偿 性 损 害 赔 偿 作 出 决 定 的 内 容, 则 本 部 在 此 敦 促, 应 通 过 本 法 相 关 行 政 法 规 或 司 法 解 释 ( 分 别 由 国 务 院 和 最 高 人 民 法 院 制 定 ) 等 方 式 提 供 更 多 详 细 的 指 南 如 果 本 法 条 文 中 省 略 了 具 体 的 指 南 内 容, 则 本 部 强 烈 建 议 在 本 法 中 要 求 在 本 次 修 改 通 过 后 立 即 或 在 短 时 间 内 以 行 政 法 规 的 方 式 公 布 详 细 规 定, 以 使 公 众 能 够 充 分 理 解 行 政 程 序 的 标 准 以 及 行 政 机 关 采 纳 的 补 偿 性 赔 偿 金 额 确 定 的 标 准 另 外, 鉴 于 潜 在 的 专 利 主 张 者 (Patent Assertion Entities) 的 活 动 2, 在 缺 乏 充 分 保 障 的 情 况 下, 本 部 对 于 允 许 增 加 额 外 的 损 害 救 济 途 径 还 有 着 潜 在 的 担 忧 专 利 主 张 者 在 专 利 诉 讼 中 的 角 色 是 非 常 具 有 争 议 性 的, 因 为 此 类 专 利 诉 讼 总 是 成 本 高 昂, 而 且 也 未 必 有 利 于 社 会 效 益 我 们 了 解 到, 某 些 专 利 主 张 者 已 经 在 中 国 建 立 了 自 己 的 业 务 而 且, 我 们 确 信, 在 中 国 出 现 由 专 利 主 张 者 作 为 一 方 当 事 人 的 专 利 诉 讼 也 仅 仅 是 个 时 间 问 题 基 于 这 一 理 由 以 及 本 意 见 中 解 释 的 其 他 理 由, 本 部 相 信, 在 采 纳 专 利 法 2 专 利 主 张 者 是 在 专 利 持 有 人 这 个 大 概 念 下 的 一 个 小 的 范 畴, 这 些 主 体 并 不 行 使 他 们 的 专 利, 因 此 一 般 也 被 称 为 非 专 利 行 使 主 体 非 专 利 行 使 主 体 还 包 括 了 并 不 属 于 专 利 主 张 者 的 从 事 创 新 活 动 的 学 术 或 研 究 机 构 第 8 页

9 的 修 改 草 案 之 前, 非 常 有 必 要 通 过 程 序 方 面 的 法 律 法 规 和 规 定 就 获 得 损 害 救 济 的 行 政 手 段 提 供 清 楚 的 指 引, 并 对 本 意 见 中 提 到 的 模 糊 之 处 做 出 澄 清 此 类 指 引 有 助 于 所 有 利 害 关 系 方 之 间 的 利 益 平 衡, 包 括 诉 讼 中 的 当 事 人 目 前 和 潜 在 的 专 利 权 人 以 及 被 许 可 人 政 府 和 消 费 者 第 61 条 : 专 利 侵 权 纠 纷 涉 及 新 产 品 制 造 方 法 的 发 明 专 利 的, 制 造 同 样 产 品 的 单 位 或 者 个 人 应 当 提 供 其 产 品 制 造 方 法 不 同 于 专 利 方 法 的 证 明 专 利 侵 权 纠 纷 涉 及 实 用 新 型 专 利 或 者 外 观 设 计 专 利 的, 人 民 法 院 或 者 管 理 专 利 工 作 的 部 门 可 以 要 求 专 利 权 人 或 者 利 害 关 系 人 出 具 由 国 务 院 专 利 行 政 部 门 对 相 关 实 用 新 型 或 者 外 观 设 计 进 行 检 索 分 析 和 评 价 后 作 出 的 专 利 权 评 价 报 告, 作 为 审 理 处 理 专 利 侵 权 纠 纷 的 证 据 专 利 侵 权 诉 讼 中, 对 于 由 被 控 侵 权 人 掌 握 的 涉 嫌 侵 权 的 产 品 以 及 账 簿 资 料 等 证 据, 人 民 法 院 应 当 根 据 原 告 或 者 其 诉 讼 代 理 人 的 申 请 依 法 调 查 搜 集 被 控 侵 权 人 不 提 供 或 者 转 移 伪 造 毁 灭 证 据 的, 人 民 法 院 依 法 采 取 制 止 妨 害 民 事 诉 讼 的 强 制 措 施 ; 构 成 犯 罪 的, 依 法 追 究 刑 事 责 任 第 61 条 规 定 了 法 院 可 以 使 用 的 证 据 调 查 搜 集 手 段 本 部 支 持 法 院 使 用 这 些 手 段 不 过, 正 如 总 体 意 见 中 所 述, 目 前 法 院 极 少 使 用 这 些 可 以 为 其 所 用 的 证 据 搜 集 手 段 尤 其 是, 诉 前 证 据 保 全 的 使 用 率 非 常 低 从 修 改 草 案 的 内 容 来 看, 应 原 告 或 其 诉 讼 代 理 人 的 要 求, 法 院 应 当 有 义 务 利 用 这 些 证 据 搜 集 手 段 本 部 对 此 表 示 支 持, 并 希 望 能 够 为 法 院 提 供 更 多 的 资 源, 使 其 能 够 充 分 利 用 这 些 证 据 搜 集 手 段 我 们 也 同 时 敦 促 法 院 充 分 运 用 诉 前 证 据 保 全 的 措 施 此 外, 与 行 政 机 关 之 间 的 协 调 可 能 有 助 于 证 据 的 交 流 不 过, 就 搜 集 到 的 证 据 的 保 密 程 度 还 应 做 出 指 导 性 的 规 定, 因 为 保 护 令 是 非 常 关 键 的 一 环 此 外, 第 61 条 第 3 款 第 2 句 话 规 定 了 在 被 控 侵 权 人 拒 绝 与 法 院 合 作 阻 挠 证 据 调 查 或 毁 灭 证 据 的 情 况 下, 人 民 法 院 有 权 依 法 采 取 的 强 制 措 施 在 这 点 上, 本 部 的 主 要 关 注 是, 第 61 条 所 列 举 的 处 罚 措 施 可 能 不 足 以 威 慑 拒 绝 合 作 或 阻 挠 调 查 的 行 为, 尤 其 是 鉴 于 第 61 条 中 并 未 规 定 具 体 的 处 罚 措 施 本 部 建 议 应 当 对 可 能 采 取 的 措 施 进 行 说 明 例 如, 当 被 指 控 侵 权 人 拒 绝 配 合 时, 法 院 应 当 从 尽 可 能 有 利 于 原 告 的 角 度 审 查 本 案, 并 作 出 相 应 有 利 于 原 告 的 判 决 而 当 发 生 阻 挠 证 据 调 查 的 行 为 时, 法 院 应 当 严 厉 惩 处 被 指 控 侵 权 人 此 类 处 罚 措 施 将 对 不 予 配 合 和 / 或 阻 挠 调 查 的 行 为 产 生 更 大 的 威 慑 力 第 9 页

10 本 部 还 建 议, 本 条 应 对 上 述 强 制 措 施 是 否 仅 适 用 于 案 件 审 理 阶 段 的 证 据 搜 集 行 为, 还 是 也 同 样 适 用 于 诉 前 证 据 保 全 阶 段 我 们 建 议, 应 确 保 强 制 措 施 被 清 楚 地 定 义 并 具 有 足 够 的 威 慑 力, 且 该 等 强 制 措 施 也 应 同 样 适 用 于 在 诉 前 证 据 保 全 阶 段 不 予 配 合 和 / 或 阻 挠 调 查 的 行 为 第 61 条 对 涉 及 新 产 品 制 造 方 法 时 的 举 证 责 任 转 移 作 出 了 规 定 经 修 改 的 第 61 条 保 留 了 原 条 款 中 要 求 专 利 方 法 是 用 于 制 造 一 项 新 产 品 这 一 表 述 这 在 方 法 专 利 案 件 中 是 一 个 重 要 问 题, 因 为 很 多 案 件 并 不 涉 及 新 产 品, 而 是 制 造 方 法 本 身 是 新 的 或 具 有 创 新 性 例 如, 近 期 的 数 起 与 大 宗 商 品 相 关 ( 例 如 金 属 天 然 气 甚 至 水 ) 的 案 件 均 涉 及 新 的 制 造 方 法 第 61 条 中 这 一 有 关 于 新 的 表 述 会 造 成 可 执 行 性 的 下 降 因 此, 本 部 建 议, 为 了 保 护 创 新, 特 别 是 在 清 洁 技 术 等 领 域, 有 必 要 改 变 第 61 条 所 使 用 的 表 述, 并 考 虑 参 考 适 用 与 贸 易 有 关 的 知 识 产 权 协 议 第 34 条 的 表 述 方 式 该 条 规 定 了 两 种 可 能 的 情 形 : (a) 如 果 以 该 项 取 得 专 利 的 工 艺 获 取 的 产 品 是 新 的 ; 或 者 (b) 如 果 该 相 同 产 品 极 有 可 能 是 以 该 工 艺 生 产 的, 而 专 利 所 有 者 又 不 能 通 过 合 理 的 努 力 确 定 实 际 使 用 的 工 艺 第 63 条 : 假 冒 专 利 的, 除 依 法 承 担 民 事 责 任 外, 由 管 理 专 利 工 作 的 部 门 责 令 改 正 并 予 公 告, 没 收 违 法 所 得, 可 以 并 处 违 法 所 得 四 倍 以 下 的 罚 款 ; 没 有 违 法 所 得 或 者 违 法 所 得 难 以 计 算 的, 可 以 处 二 十 万 元 以 下 的 罚 款 ; 构 成 犯 罪 的, 依 法 追 究 刑 事 责 任 对 第 63 条 的 意 见 与 第 60 条 的 相 似 请 参 考 第 60 条 的 评 论 意 见 第 64 条 : 管 理 专 利 工 作 的 部 门 根 据 已 经 取 得 的 证 据, 对 涉 嫌 侵 犯 专 利 权 行 为 和 假 冒 专 利 行 为 进 行 查 处 时, 可 以 询 问 有 关 当 事 人, 调 查 与 涉 嫌 违 法 行 为 有 关 的 情 况 ; 对 当 事 人 涉 嫌 违 法 行 为 的 场 所 实 施 现 场 检 查 ; 查 阅 复 制 与 涉 嫌 违 法 行 为 有 关 的 合 同 发 票 账 簿 以 及 其 他 有 关 资 料 ; 检 查 与 涉 嫌 违 法 行 为 有 关 的 产 品, 对 有 证 据 证 明 是 侵 权 产 品 或 者 假 冒 专 利 的 产 品, 可 以 查 封 或 者 扣 押 第 10 页

11 管 理 专 利 工 作 的 部 门 依 法 行 使 前 款 规 定 的 职 权 时, 当 事 人 应 当 予 以 协 助 配 合, 不 得 拒 绝 阻 挠 被 调 查 的 当 事 人 拒 绝 阻 挠 管 理 专 利 工 作 的 部 门 行 使 职 权 的, 由 管 理 专 利 工 作 的 部 门 予 以 警 告 ; 情 节 严 重 的, 依 法 给 予 治 安 管 理 处 罚 第 64 条 第 2 款 规 定, 被 调 查 的 当 事 人 拒 绝 阻 挠 管 理 专 利 工 作 的 部 门 行 使 职 权 的, 应 当 予 以 警 告 本 部 建 议, 为 了 增 强 对 于 拒 绝 或 实 际 阻 挠 执 法 行 为 的 威 慑 力, 此 处 应 规 定 更 为 严 厉 的 处 罚 请 参 考 第 61 条 ( 即 另 外 一 条 有 关 妨 害 行 为 的 规 定 ) 意 见 中 所 列 出 的 处 罚 措 施 第 65 条 : 侵 犯 专 利 权 的 赔 偿 数 额 按 照 权 利 人 因 被 侵 权 所 受 到 的 实 际 损 失 确 定 ; 实 际 损 失 难 以 确 定 的, 可 以 按 照 侵 权 人 因 侵 权 所 获 得 的 利 益 确 定 权 利 人 的 损 失 或 者 侵 权 人 获 得 的 利 益 难 以 确 定 的, 参 照 该 专 利 许 可 使 用 费 的 倍 数 合 理 确 定 赔 偿 数 额 还 应 当 包 括 权 利 人 为 制 止 侵 权 行 为 所 支 付 的 合 理 开 支 权 利 人 的 损 失 侵 权 人 获 得 的 利 益 和 专 利 许 可 使 用 费 均 难 以 确 定 的, 管 理 专 利 工 作 的 部 门 或 者 人 民 法 院 可 以 根 据 专 利 权 的 类 型 侵 权 行 为 的 性 质 和 情 节 等 因 素, 确 定 给 予 一 万 元 以 上 一 百 万 元 以 下 的 赔 偿 对 于 故 意 侵 犯 专 利 权 的 行 为, 管 理 专 利 工 作 的 部 门 或 者 人 民 法 院 可 以 根 据 侵 权 行 为 的 情 节 规 模 损 害 结 果 等 因 素, 将 根 据 前 两 款 所 确 定 的 赔 偿 数 额 最 高 提 高 至 三 倍 本 条 规 定 了 确 定 损 害 赔 偿 时 可 依 据 的 顺 序 : 首 先 是 根 据 权 利 人 因 被 侵 权 所 受 到 的 实 际 损 失 计 算, 如 果 实 际 损 失 难 以 确 定, 则 按 照 第 二 种 方 式, 即 侵 权 人 因 侵 权 所 获 得 的 利 益 确 定 然 而, 有 一 种 可 能 的 情 况 是, 原 告 更 愿 意 按 照 侵 权 利 益 来 获 得 赔 偿 本 部 建 议, 本 条 可 以 修 改 为 允 许 原 告 对 实 际 损 失 或 侵 权 利 益 进 行 选 择 适 用, 即 使 并 不 存 在 实 际 损 失 难 以 确 定 的 情 形 第 65 条 最 后 一 款 中 的 故 意 一 词 并 未 作 定 义 本 部 建 议, 在 本 条 中 对 该 词 通 过 定 义 或 举 例 的 方 式 予 以 澄 清 在 定 义 不 明 的 情 况 下, 全 国 范 围 内 不 同 的 地 方 法 院 可 能 会 对 该 词 产 生 不 同 的 理 解 第 65 条 规 定, 赔 偿 数 额 还 应 当 包 括 权 利 人 为 制 止 侵 权 行 为 所 支 付 的 合 理 开 支 我 们 建 议 应 当 发 布 相 关 指 引, 明 确 合 理 开 支 中 是 否 可 以 包 括 律 师 费 此 外, 本 部 建 议 对 于 合 理 一 词 通 过 定 义 或 举 例 的 方 式 给 予 更 明 确 的 界 定 第 11 页

12 本 部 曾 就 第 65 条 ( 原 第 60 条 ) 的 内 容 提 供 过 评 述 意 见, 而 其 中 的 关 注 点 仍 旧 存 在 在 此 将 该 部 分 意 见 摘 录 如 下 : 本 部 建 议 修 改 本 条 款 内 容, 删 去 损 害 赔 偿 的 范 围 限 定, 或 至 少 删 去 为 损 害 赔 偿 金 额 设 定 的 严 格 上 限 条 款 所 设 置 的 最 大 限 额 将 导 致 无 法 充 分 考 虑 与 专 利 权 侵 权 损 害 赔 偿 可 能 相 关 的 市 场 因 素 在 任 何 时 候, 确 定 损 害 的 大 小 以 及 赔 偿 的 数 额 时 都 应 该 将 市 场 因 素 考 虑 在 内 因 此, 如 果 损 害 赔 偿 的 额 度 范 围 无 法 取 消, 本 部 建 议 只 规 定 赔 偿 的 最 低 限 额, 例 如, 不 少 于 人 民 币 一 万 元, 而 不 设 定 上 限 第 [65] 条 详 细 说 明 了 如 何 确 定 专 利 侵 权 的 损 害 赔 偿 额 目 前, 第 [65] 条 规 定 了 三 项 考 虑 因 素 :(1) 权 利 人 因 被 侵 权 所 受 到 的 实 际 损 失 ;(2) 侵 权 人 因 侵 权 所 获 得 的 利 益 ; 或 (3) 如 果 上 述 两 项 因 素 均 难 以 确 定 的, 则 参 照 该 专 利 在 许 可 合 同 项 下 的 许 可 使 用 费 的 合 理 倍 数 确 定 但 关 于 第 [65] 条 一 直 存 在 的 问 题 是, 权 利 人 受 到 的 损 害 赔 偿 额 常 常 难 以 确 定, 但 又 缺 乏 可 供 参 考 的 许 可 合 同 拟 定 的 条 款 注 意 到 了 这 些 困 难, 并 且 采 用 了 由 最 高 人 民 法 院 于 2001 年 发 布 的 司 法 解 释 所 首 次 引 入 的 法 定 赔 偿 模 式 但 是, 人 民 币 一 百 万 元 的 法 定 赔 偿 上 限 却 定 得 过 低 为 了 避 免 适 用 法 定 赔 偿, 应 通 过 严 格 的 证 据 保 全 措 施 保 障 专 利 权 人 从 被 告 处 获 得 必 要 的 销 售 和 财 务 信 息 鉴 于 中 国 尚 缺 乏 实 质 性 的 证 据 开 示 (discovery) 制 度, 此 类 证 据 极 为 难 以 获 取 为 了 建 设 一 套 稳 固 的 专 利 制 度, 法 官 应 当 有 权 在 必 要 的 时 候 判 定 合 理 数 额 的 法 定 赔 偿 因 此, 第 [65] 条 可 按 照 上 述 建 议 进 行 修 改, 但 有 关 损 害 赔 偿 额 上 限 的 规 定 除 外, 该 上 限 应 提 高 到 人 民 币 4 亿 元 尽 管 这 一 数 额 看 来 很 高, 但 其 他 国 家 的 司 法 实 践 证 明, 针 对 大 型 企 业 的 侵 权 损 害 赔 偿 通 常 在 这 一 范 围 内, 偶 尔 甚 至 会 更 高 上 限 的 提 高 将 会 显 著 的 增 强 中 国 的 专 利 权 保 护 结 论 本 部 希 望 上 述 内 容 能 够 有 所 裨 益 我 们 也 非 常 乐 意 对 有 关 上 述 评 述 意 见 的 问 题 给 予 答 复, 或 提 供 额 外 的 有 益 的 补 充 意 见 或 信 息 我 们 欢 迎 在 本 次 专 利 法 修 改 最 终 定 稿 的 过 程 中 能 有 更 多 的 机 会 提 供 评 述 意 见 第 12 页

13 JOINT COMMENTS OF THE AMERICAN BAR ASSOCIATION SECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW AND SECTION OF INTERNATIONAL LAW ON THE DRAFT AMENDMENTS TO THE PEOPLE S REPUBLIC OF CHINA PATENT LAW September 7, 2012 The views stated in this submission are presented jointly on behalf of the Section of Intellectual Property Law and the Section of International Law (the Sections ) of the American Bar Association (ABA) only. These comments have not been approved by the ABA House of Delegates or the ABA Board of Governors and therefore may not be construed as representing the policy of the American Bar Association. The Section of Intellectual Property Law and the Section of International Law of the American Bar Association (collectively, the Sections ) hereby respond to the solicitation for comments on draft amendments ( Draft Amendments ) to the Patent Law of the People s Republic of China ( PRC ), published for comments on August 10, 2012, by the State Intellectual Property Office ( SIPO ). * The combined membership of the two Sections includes over 30,000 lawyers. Most of the members are based in the United States of America, but a substantial number have lived and worked abroad, including in the PRC, and some do so currently. Members of the Sections have substantial expertise in intellectual property ( IP ) rights laws in the United States and around the world. Our membership includes lawyers in the law departments of businesses and the faculties of law schools, as well as in private practice and in government. In addition, many non- U.S. attorneys are active as Associate Members in the Sections and have contributed their expertise and insights to the Sections work. The Sections welcome the goals of the drafters of the Draft Amendments to update and expand China s Patent Law, to strengthen enforcement of patent rights, to strengthen the level of discovery available to the courts, and to provide damages and fines for infringement and counterfeiting. The Sections appreciate the opportunity to comment on the Draft Amendments to assist China in achieving these goals. These Comments offer the perspective of the Sections based on our members experience in the United States and abroad in the fields of IP rights and international business law. Given the shortness of time, these comments are not intended to be comprehensive, but reflect some of the issues raised by our members. The Sections hope that these comments will assist the SIPO as it evaluates these Draft Amendments. We welcome * The notice of request for comments was published by the SIPO at The Task Force that drafted these comments was led by Yee Wah Chin and Paula K. Davis, and included Tina M. Chappell, Elizabeth Chien-Hale, Mark A. Cohen, Alexandra Darraby, Johanna K. P. Dennis, William T. Fryer III, R. Reams Goodloe Jr., Meph Jia Gui, Frederick Koenig, Paul Jones, Summer Miller, Susan X. Ning, Greg. S. Slater, Gregory Voss, and Aaron Wininger. These comments are based on unofficial translations of the Draft Amendments. Page 1

14 future opportunities to submit additional comments and urge the SIPO to allow full notice and public comment on all future drafts. GENERAL COMMENTS The Sections recognize and appreciate the efforts made in the Draft Amendments to improve the rights provided by patents in the People s Republic of China. The amendments appear to be aimed at improving enforceability of patents by supporting evidence preservation, providing deterrents for obstruction of or noncooperation with evidence collection, providing a new means for recovering damages, and increasing the speed of registration and announcement of decisions. However, several of the powers granted to the administrative authorities by these amendments, such as evidence preservation and damages recovery methods, are currently available to patent rights holders through civil procedures in the courts. A major concern is that these powers held by the courts are often underutilized. Regular, appropriate use of these powers by the courts would lead to improved enforceability of patents without the cost and complications of establishing similar authority through a parallel route the administrative system. The Sections, in principle, support improvements to patent enforcement in the PRC. It is important that, if the Patent Law is amended, the law is unambiguous with respect to the rights of the parties, particularly with respect to standing to bring suit and file appeals and with regard to the scope of the new damages provisions. The roles of the administrative authorities and the courts should be clear, as well as the interplay between them and the parties rights in each setting. The Sections support providing more resources to the courts to enable them to fully utilize the authority already provided to them more time to review and try cases on appeal, and more resources to ensure evidence preservation and to collect and review evidence so that damages can be adequately measured. In light of the existing authority already granted to the courts and the ambiguities in the draft amendments that are identified in the previous paragraph regarding the appropriate procedures between the courts and the administrative authority and their respective roles, the Sections suggest caution in adopting the amendments as drafted. Without further clarification, the amendments as drafted may instead create greater obstacles to better patent enforcement in China. Moreover, it is unclear to the Sections whether the authority granted under the Draft Amendments to administrative authorities would be suited for the many patent disputes with geographic scope that is province-wide or even nation-wide. The following comments relate to specific provisions of the Draft Amendments and are submitted by the Sections to raise particular concerns. The draft provisions addressed are set forth in italics. Page 2

15 SPECIFIC COMMENTS REGARDING AMENDED ARTICLES OF THE PATENT LAW Article 46: The Patent Reexamination Board shall examine the request for invalidation of the patent right promptly, make a decision on it and notify the person who made the request and the patentee. After the decision declaring a patent right invalid or affirming the patent right is made, the patent administration department under the State Council shall promptly register and announce the decision. The decision shall become effective as of the announcement date. Where the patentee or the person who made the request for invalidation is not satisfied with the decision of the Patent Reexamination Board declaring the patent right invalid or upholding the patent right, such party may, within three months from receipt of the notification of the decision, institute legal proceedings in the people s court. The people s court shall notify the person that is the opponent party of that party in the invalidation procedure to appear as a third party in the legal proceedings. The amendments to Article 46 appear to be an effort to reduce delay associated with requests for invalidation. Prompt registration and announcement of decisions may speed litigation because parties will not need to wait so long to appeal a case; litigation will move at a faster pace. However, under these amendments, a decision of invalidity will become effective when the decision is announced, which gives the appearance of more finality than under the previous law. This may encourage parties to launch their products or services before the appeal is heard. The Sections suggest that guidance should be provided to explain the consequences associated with such a launch at risk, should the patent be upheld on appeal. To understand whether these amendments will in fact reduce delay, improved clarity would be helpful regarding several terms in Article 46. These terms include: a) promptly register and announce : how much time is allowed from the date of the decision and between these two actions of registering and announcing the decision?; and b) what is the time difference between the announcement date on which the decision becomes effective and the date that the PRB notifies the requestor and the patentee? These amendments do not resolve a major concern the appellate courts, which are intended to provide an independent basis for review of invalidation requests heard by the PRB, have extremely low rates of reversal of PRB decisions. This appears to be due to the limited review by the courts because they are over burdened with cases. The Sections support providing more resources to the courts to enable them to fully utilize the authority provided to them, including adequate time and resources to review and try cases on appeal, to ensure that the validity decisions are correctly decided or are reversed. The Sections have previously provided comments on prior versions of Article 46 1 which may help to alleviate this concern to some extent, which comments are copied below: 1 A copy of 2006 and 2008 Joint Submissions of the Sections to draft amendments to the Patent Law are attached for reference. They are also available at Page 3

16 - The Sections suggest that the power to invalidate patents be granted to both the People s Courts and SIPO s Patent Reexamination Board ( PRB ). More specifically, a court, when reviewing a decision of the PRB, should have the power either to (i) reverse decisions of the PRB and revoke the patent on its own volition; or (ii) vacate PRB s decision and refer the case back to the Board for further factual investigation and determination. This authority would give courts more flexibility to adjudicate appeals of PRB decisions efficiently and effectively. Whether a court will enter a final decision in a particular case would depend largely on how well the facts of that case are set forth in the record. - Discussion: Under Article 46 of the Patent Law, invalidation actions against a patent are considered by the PRB. Appeals from the decision of the PRB are by way of legal proceedings in the People s Court against PRB with the respondent in the invalidation procedure before the PRB appearing as third party in the proceedings. - Based upon the experiences of Japan, the U.S., Australia and most European countries, where the parties to appeal proceedings are the original parties in the invalidation procedure i.e., the applicant versus the patentee the Sections support amending the law, so that the parties to an appeal against an invalidation decision will be the original parties to the invalidation action. This is the most logical approach since the appeal is a continuation of the dispute between the parties. However, the right of PRB to appear as a third party should be explicitly stated. Additionally, the PRB should be entitled to continue any appeal proceedings in the event the respondent decides to withdraw. With this procedure, the PRB will be an intermediary and not an object of accusation, but will, however, be available to make declarations when called upon by the courts to do so. - Under current practice, PRC courts only have the power to make a decision on the validity of the decision of the PRB. They do not have the independent right to invalidate the patent, which is the responsibility of the PRB. Therefore, if a court decides that the PRB decision is wrong and the patent should be invalidated, for example, the matter then goes back to the PRB which then deals with the invalidation. This delays the implementation of the court decision and it would be more expeditious if courts had the power to invalidate the patent. - [T]he Sections encourage SIPO to consider distributing more evenly the power to invalidate a patent between the administrative agencies and the people s courts. At the very least, in infringement actions, courts should be allowed to comment on the validity or enforceability of patent rights when the evidence makes clear that the claimed invention has been disclosed by prior art. This may significantly reduce frivolous lawsuits, especially those related to design patents or utility model patents that would not have been issued if substantive examination were available. - We understand that allowing the judiciary to be more involved with patent validity issues requires legislative changes beyond the Patent Law itself, and recognize that such a proposal would require additional and adequate resources to be allocated to the judicial branch to ensure the judges will have enough information, technical and legal, at their disposal to reach just results. NAL_10_16combined.authcheckdam.pdf. Page 4

17 Article 47: Any patent right which has been declared invalid shall be deemed to be non-existent from the beginning. The decision declaring the patent right invalid shall have no retroactive effect on any judgment of or mediation document on patent infringement which has been pronounced and enforced by the people s court, on any decision concerning the handling of a dispute over patent infringement or any penalty decision which has been complied with or compulsorily executed, or on any contract of patent license or of assignment of patent right which has been performed prior to the declaration of the patent right invalid; however, the damage caused to other persons in bad faith on the part of the patentee shall be compensated. If, pursuant to the provisions of the preceding paragraph, no repayment to the fee for compensation for the patent infringement, to the fee for the exploitation of the patent or to the price for the assignment of the patent right is made, which is obviously contrary to the principle of equity, the whole or part of the fee shall be repaid. The Sections suggest that the term or any penalty decision which is added to Article 47, paragraph 2, be clarified. Does this term include compensatory damages, punitive damages, fines, royalties, and/or other penalties? Moreover, Article 47 in general is ambiguous. The second paragraph states that an invalidity decision shall have no retroactive effect. However, multiple invalidity actions are possible on any particular patent. Consider a scenario where the stated invalidity decision is the result of a third request for invalidation: in the first instance, the patent was upheld and damages were paid to the patentee for infringement, then in the second instance, the patent was upheld and a reasonable royalty was required by the court. In this third instance, the patent was held invalid. According to paragraph 2, there is no retroactive effect on any judgment or penalty decision, seemingly meaning that the damages and the royalty need not be repaid to the earlier invalidity requestors who paid them. However, the third paragraph states that no repayment of certain fees is obviously contrary to the principle of equity and the whole or part of the fee shall be repaid. It is unclear what is meant by these phrases, and how this paragraph relates to the second paragraph. The ambiguity in this Article should be resolved. Article 60: Where a dispute arises as a result of the exploitation of a patent without the authorization of the patentee, that is, the infringement of the patent right of the patentee, it shall be settled through consultation by the parties. Where the parties are not willing to consult with each other or where the consultation fails, the patentee or any interested party may institute legal proceedings in the people s court, or request the administrative authority for patent affairs to handle the matter. When the administrative authority for patent affairs handling the matter considers that the infringement is established, it may order the infringer to stop the infringing act immediately and compensate for losses suffered. If the interested party is not satisfied with the order, he may, within 15 days from the date of receipt of the notification of the order, institute legal proceedings in the people s court in accordance with the Administrative Procedure Law of the People s Republic of China. If, within the said time limit, such proceedings are not Page 5

18 instituted and the order is not complied with, the administrative authority for patent affairs may approach the people s court for compulsory execution. The administrative authority for patent affairs shall have the right to investigate and punish the alleged patent infringer disrupting the market order in accordance with the law; the patent administration department under the State Council shall organize the investigation of suspected patent infringement activity which has significant impact on the country. If the administrative authority for patent affairs finds that the infringement is established and disrupts the market order, it shall order the infringing party to stop the infringement activity, confiscate the illegal earning, and may seize and destroy the infringing products or special equipment used for infringement, it may also impose a fine of not more than four times of the illegal earning, or may impose a fine of no more than 200,000 RMB if there is no illegal earning or if the illegal earning is difficult to be calculated. After the decision of declaring the concerned patent right invalid or affirming the patent right becomes effective, the administrative authority for patent affairs or the people s court shall, based on the decision, timely hear and resolve the patent infringement dispute. Amended Article 60 adds an administrative route for the recovery of damages, which previously has only been a civil process within the purview of the judiciary. Although having two parallel routes may provide a second opportunity for patent rights holders to pursue damages, it also may cause confusion, particularly with respect to the interplay between the administrative authorities and the courts. These amendments seem to provide some civil or at least quasi-civil powers to the administrative authorities. Because the administrative route is new, much of the procedural law, regulations, and guidelines defining the proper use of this route are not yet promulgated. To illustrate this point, several examples of the ambiguities and undefined areas in this administrative route are described in the following comments. In paragraph 2 of Article 60, the phrase and compensate for losses suffered has been added. Yet, no definition or method of calculation of losses is provided. There is no standard or source to serve as the reference for the administrative officers to determine the specific amount of damages. Would the calculation be similar to the calculation described in amended Article 65? If so, SIPO might consider inserting a cross-reference to Article 65 into Article 60. The Sections suggest that, in order to provide more certainty through the current amendments, it is better to provide guidance on the methods to be used for calculation of damages in these amendments rather than waiting for the calculations to be promulgated by a SIPO regulation provided at a later date. Further, paragraph 2 does not specify whose losses will be compensated. Can it be inferred that these are losses of the patent rights holder or whoever has standing, such as an exclusive licensee? The Sections suggest that this point be clarified. The first sentence of the third paragraph contains a broad statement, granting authority to the administrative authority for patent affairs to investigate and handle patent infringement activity suspected of disrupting the market order. No definition of that phrase is provided. Although terms such as this may be commonly used in the law, this term seems ambiguous, which potentially leads to misuse. Is this a second requirement an additional hurdle which Page 6

19 must be satisfied under this Article? If so, how does a plaintiff demonstrate such a disruption? The Sections suggest that the Article be expanded to describe some specific examples of acts which would be such a disruption, or at least to provide that SIPO will issue guidelines in this regard. If market order disruption is not an additional factor which must be shown, then is it necessary to use this phrase in the Article? Is this intended to refer to the criminal acts of patent counterfeiting/passing off? Alternatively, is this term intended to refer to low quality goods or consumer protection? Why is the authority limited by this term at all, and how is it limited? Furthermore, the fourth paragraph mentions timely resolution of the patent infringement dispute, but no definition or guidance is provided around what is timely. This term, too, may be commonly used in the law, but it is unclear. The Sections suggest that some guidance be provided as to the timing of timely. The third paragraph provides fines to be imposed for infringement which disrupts the market order. The Sections are particularly concerned about providing for administrative imposition of fines, especially in light of their concerns regarding the ambiguities in the new administrative role provided in the draft amendments. No explanation is provided for how illegal earnings should be calculated or what would be a difficult calculation. The law must carefully tie such earnings to the value of the infringed patent to determine whether the patent being infringed contributes much or little to the economic value of the accused product. Discovery, such as that described under Article 61, can be useful in determining the economic value of the product as it relates to the infringed patent. For example, in some instances the patent being infringed may claim a chemical compound, and the patent contributes major economic value to the product the compound. In other instances, the patent being infringed may contribute very little to the economic value of the product (which may incorporate dozens or hundreds of other patented and non-patented technology). Under the latter scenario, a finding that all (or even a substantial portion of) profits should be forfeited may well be inappropriate, whereas an apportionment of the profits directly associated with the economic value due to the allegedly infringed patent would be more appropriate. If apportionment is difficult, rather than trying to calculate alleged illegal earnings, a preferred solution would be to use discovery such as that described under Article 61 to calculate the value of the patents being infringed in relation to the total value of the intellectual property and other economic aspects of the infringed product. This concern for excessive damages is augmented by an administrative officer s proposed authority, under Article 60, to impose a fine of four times the illegal earnings. Excessive damages are particularly problematic for small businesses in China and could impair their incentive to innovate. Further, Article 60 raises questions of administrative procedure. This Article provides a significant change for patent administrative actions. In the past, the administrative authorities could only fine patent infringers and/or enjoin the patent infringement. As amended, Article 60 empowers the administrative officers to order the infringer to pay damages. Potential administrative procedure law problems may include the following scenarios. If the complainant is not satisfied with the amount of damages, does he have Page 7

20 standing to appeal the administrative decision to a court? If he does have standing, can he request the court to change the amount of damages? If he cannot petition the court to change the amount, then does he have standing to sue for dismissal of the administrative decision? If, for whatever reason, he cannot challenge the administrative decision, does he have any other recourse to seek legal damages? Will the administrative decision preclude him from further suing the infringer in a court? Similar questions arise for the accused infringer regarding the amount of damages ordered by the administrative officer. Additional confusion arises around the procedure for appeal if any party is dissatisfied with the amount of damages awarded at the administrative level. In particular, it appears that the complainant may lose the opportunity to obtain greater compensation. The certainty that further legal recourse will be available to patent rights holder is very important. The Sections observe that, in practice, the amount of fines ordered by the administrative officers is usually very low, and there is the possibility that damages ordered by the administrative officers will also be very low. Therefore, to better protect the patent owner s rights, he or she should have the right to ask the administrative authorities to ONLY rule to enjoin the infringement and fine the infringer, and leave the damages issue for the courts to decide. This means that the patent owner should have the power to control the scope of an administrative action, for example, the power to ask administrative officers to disregard the damages issue. Amended Article 60 does not expressly empower the patent owner to do so; it simply says that When the administrative authority for patent affairs handling the matter considers that the infringement is established, it may order the infringer to stop the infringing act immediately and pay the damages. When instituting the complaint, if the complainant doesn t request the administrative officers to rule on the damages, may the administrative officers order the infringer to pay the damages on their own initiative? Another procedural issue not addressed is the ability to enforce local administrative decisions throughout a broader geographic area. IP infringement usually occurs over a certain geographic area, which area may be broader than the geographic area over which the administrative authority has power. For example, an administrative decision may be based on the complainant s losses in multiple cities or losses in one area while the infringer s core assets are located in another area. How enforceable are these decisions? Thus, if all of the above-raised issues are resolved and the final version of the law includes a provision authorizing administrative agents to award compensatory damages, then the Sections urge that more detailed guidelines be provided, either directly in the law or in other administrative regulations or judicial interpretations (enacted by the State Council and the Supreme People s Court, respectively). If detail guidelines are omitted from the law, then the Sections urge that the law mandate that such specifics be promulgated in administrative regulations immediately or very soon after the passage of the Amendments such that the public can fully understand the standards of administrative procedure and the thresholds for determining compensatory damages to be adopted by the administrative authorities. Additionally, the Sections have a potential concern with allowing an additional route for recovering damages without adequate safeguards in light of potential Patent Assertion Page 8

21 Entities ( PAEs ) activity. 2 The role of PAEs in patent litigation is very controversial because such lawsuits have been very costly and may have questionable societal benefits. We understand that several PAEs have already established businesses within China, and we believe that it is a matter of time before patent infringement lawsuits include a PAE as a party. For this reason and the other reasons discussed in these comments, the Sections believe that it is critical to provide clear guidance on the procedural law, regulations, and guidelines for any administrative route for recovery of damages as well as clarify the ambiguities discussed here before adopting this Draft Amendment of the Patent Law. This guidance will allow for a balance of interests to be represented for all stakeholders, i.e., parties in the lawsuit, current and potential patent rights holders and licensees, the government, and consumers. Article 61: Where any infringement dispute relates to a patent for invention for a process for the manufacture of a new product, any entity or individual manufacturing the identical product shall furnish proof to show that the process used in the manufacture of its or his product is different from the patented process. Where the dispute of patent infringement relates to a patent for utility model or design, the people s court or the administrative authority for patent affairs may ask the patentee or interested party to furnish an appraisal report of the patent right made by the patent administration department under the State Council after conducting search, analysis and appraisal of the relevant utility model or design as an evidence for trial and handling of the patent infringement disputes. In the litigation of patent infringement, the people s court shall, at the request of the plaintiff or the agent of the plaintiff, investigate and collect the evidence including the alleged infringement products, the accounting books, materials etc. which are under the control of the accused infringer. Where the alleged infringer refuses to provide the evidence or move, forge or destroy the evidence, the people s court shall take, according to the law, compulsory measures against the obstruction of the civil actions; where a crime is committed, the criminal liabilities shall be prosecuted according to law. Article 61 provides for certain discovery to be used by the courts. The Sections support the use of these tools by the courts. Yet, as noted in the General Comments, the courts seldom utilize the discovery tools available to them. In particular, the incidence of preliminary evidence preservation is very low. The Draft Amendments appear to obligate the courts to utilize discovery tools at the request of the plaintiff or his agent. The Sections support providing more resources to the courts to enable them to fully utilize discovery tools. We also urge the courts to fully utilize preliminary evidence preservation. Additionally, coordination with the administrative authorities might be useful in transferring evidence. However, guidance should be provided on what level of confidentiality will be provided for the evidence which is discovered, as protective orders will be critical. 2 PAEs are a subset of the broader category of patent holding entities that do not practice their patents, commonly referred to as non practicing entities ( NPEs ). NPEs also include non PAE academic or research institutions, which carry out innovative activities. Page 9